Чтобы фирму узнавали... или Руководителю – о средствах индивидуализации

Как только не стараются компании, чтобы их название было на слуху у потребителей, а продукция и услуги ассоциировались исключительно с ними! Способствует этому не только хороший рекламный бюджет и грамотный маркетинг, но и комплекс средств индивидуализации самой компании и того, что она предлагает на рынке. Рассмотрим, какие средства индивидуализации бизнеса существуют, а также в чем их польза и потенциальная опасность.

Большие изменения в российском интеллектуальном праве произошли в связи с принятием части четвертой ГК РФ. Она «со скрипом» вступила в силу 1 января 2008 года. Прошло почти четыре года, но вопросов, которые возникают при ее применении, меньше не становится.

Средства индивидуализации

Исходя из положений ст. 1225 ГК РФ, к средствам индивидуализации бизнеса относятся:

• фирменные наименования;
• товарные знаки и знаки обслуживания;
• наименования мест происхождения товаров;
• коммерческие обозначения.

Коммерческое обозначение – относительно новое средство индивидуализации. В отечественном законодательстве оно появилось лишь в 2008 году, со вступлением в силу части четвертой ГК РФ. До этого момента такой вид индивидуализации бизнеса нормами гражданского законодательства не регламентировался. Соответственно, правовая охрана исключительного права на него не обеспечивалась. Впоследствии объясним, почему коммерческое обозначение оказалось самым юридически уязвимым средством индивидуализации.

Перечисленные средства индивидуализации по своему юридическому статусу приравнены к результатам интеллектуальной деятельности, таким, как произведения культуры, компьютерные программы, фонограммы, изобретения, ноу-хау и др. Это означает, что они тоже находятся под охраной закона и признаются интеллектуальной собственностью.

Вообще, правовое регулирование средств индивидуализации бизнеса регламентирует не только ГК РФ. Они находятся также под защитой Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 и Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14.04.1891 и др. Эти международные акты имеют прямое действие.

Сущность каждого из перечисленных средств индивидуализации бизнеса уникальна и сложна одновременно. Например, товарный знак не обладает признаками, свойственными вещам. Поэтому товарному знаку невозможно причинить какое-либо физическое воздействие (ущерб), способное повлечь его утрату (гибель) или ухудшение его качественных характеристик. Иными словами, товарному знаку невозможно причинить ущерб, как вещам из материального мира. С другой стороны, возможно падение его капитализации.

Крайне важно, чтобы все средства индивидуализации, которые использует организация, находились под правовой охраной, проще говоря, были «застолблены» за ней. В обратной ситуации компания легко уязвима на рынке для конкурентов (добросовестных и не очень) и так называемых патентных рейдеров. Поэтому нужен постоянный мониторинг ситуации.

Руководство любой компании просто обязано задать себе вопрос, в какой мере средства индивидуализации ее бизнеса соответствуют современным реалиям, особенностям деятельности и требованиям к охране интеллектуальной собственности.

«Интеллектуальная» путаница

Зачастую даже опытные юристы затрудняются провести четкую грань между средствами индивидуализации бизнеса. Но разница есть, причем большая. Для удобства изобразим ее в форме таблицы.

Обычно больше всего вопросов возникает по поводу отличия фирменного наименования и товарного знака (знака обслуживания) от коммерческого обозначения. И небезосновательно. Ведь фирменное наименование подлежит государственной регистрации, включается в ЕГРЮЛ, вносится в учредительные и иные документы. В то время как коммерческое обозначение не нужно включать в учредительные документы и ЕГРЮЛ. Оно не является фирменным наименованием и не может подменять его собой.

Какая-либо специальная процедура регистрации только фирменного наименования законодательством не предусмотрена. Оно считается зарегистрированным с момента регистрации самого юридического лица, то есть внесения записи о его создании в ЕГРЮЛ.

Путаницу также вносит ст. 1541 ГК РФ, в которой речь идет о соотношении права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак. Там сказано, что коммерческое обозначение может включать в себя фирменное наименование целиком или отдельные его элементы, то есть совпадать с ним полностью, частично либо не совпадать вообще. В этом случае право на такое обозначение возникает и действует независимо от права на фирменное наименование.

Более того, коммерческое обозначение или отдельные его элементы правообладатель может использовать в принадлежащем ему товарном знаке. В этом случае коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется тоже независимо от товарного знака.

И все же главная отличительная функция коммерческого обозначения – индивидуализировать предприятия и производства, принадлежащие компании. Имейте в виду: на потребителя в первую очередь работает именно этот вид индивидуализации бизнеса.

Напомним, что в силу ст. 132 ГК РФ предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. Интернет-магазин тоже подпадает под категорию «предприятие».

Возможности у коммерческого обозначения даже шире, чем у товарного знака. Если последний относится к определенному перечню товаров, заявленных при регистрации, то коммерческое обозначение может применяться абсолютно к любым товарам и в любом их количестве. Добавим, что коммерческое обозначение может быть только одно.

Уникальность

Как было отмечено ранее, часть четвертая ГК РФ написана витиевато. В связи с этим возникла необходимость в разъяснении некоторых ее положений. И 26.03.2009 вышло в свет совместное постановление Пленумов ВС РФ (№ 5) и ВАС РФ (№ 29) «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

В п. 64 этого документа сказано, что на основании п. 1 ст. 1539 ГК РФ исключительное право использовать коммерческое обозначение принадлежит компании-правообладателю при соблюдении двух условий:

• обозначение имеет достаточные различительные признаки. Для рядовых потребителей различительную роль играет в первую очередь не название компании, а изобразительные (графические) элементы. Именно их уникальное запоминающееся сочетание откладывается в подсознании;
• его использование компанией для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории (например, муниципального образования, субъекта РФ).

Можно утверждать, что если при запросе в Интернете конкретного коммерческого обозначения поисковик выдает соответствующие ссылки, это уже само по себе говорит об известности обозначения.

Высшие арбитры разъяснили и еще одно положение. Из текста закона не ясно, с какого момента у компании возникает право на коммерческое обозначение. Судьи уточнили: оно возникает не ранее момента, с которого компания начала его фактическое использование для индивидуализации предприятия (например, первое упоминание в рекламе). То есть с момента первого введения в гражданский оборот. И этот момент лучше зафиксировать документально.

В свою очередь прекращается исключительное право на коммерческое обозначение автоматически, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года (п. 2 ст. 1540 ГК РФ).

Если коммерческое обозначение не зарегистрировано, возможно, придется собирать доказательства того, что компания применила его первой. Это так называемое досье коммерческого обозначения на случай, если кто-нибудь скопирует его в своих интересах.

В любом случае, если нарушение налицо, следует направить предупредительное письмо с требованием прекратить нарушение исключительного права. Если ничего не изменится, можно направляться прямиком в арбитражный суд.

Схожесть

От попыток копирования средств индивидуализации не застрахована ни одна компания. Почему это происходит? Вероятнее всего, потому, что ваш, например, товарный знак известен и узнаваем на рынке.

Практика показывает, что самые ожесточенные споры между компаниями разгораются по поводу использования средств индивидуализации, которые «сходны до степени смешения» со средствами индивидуализации другой фирмы. Такое сходство может быть фонетическим (звуковым), семантическим (смысловым) и визуальным (графическим).

Приведем несколько примеров таких споров:

• между товарными знаками «ЗАРАМАГ» и «ZARA/ЗАРА» нет фонетического, семантического и графического сходства (определение ВАС РФ от 20.01.2011 № ВАС-18412/10 по делу № А40-4795/10-12-17);
• между товарным знаком «CRISTAL» и знаком «KRISTAL» есть звуковое, смысловое и графическое сходство (определение ВАС РФ от 12.09.2011 № ВАС-8742/11 по делу № А40-32342/10-19-217);
• товарный знак «ФЕСТИВАЛЬ» («FESTIVAL») и коммерческое обозначение «Gallery Festival» не тождественны. Имеется частичное фонетическое и семантическое сходство, отсутствуют признаки графического сходства (определение ВАС РФ от 20.05.2009 № ВАС-5656/09 по делу № А45-220/2008-7/7).

Говоря юридическим языком, сравнение средств индивидуализации разных фирм не должно вызывать «устойчивое ассоциативное сходство» и, конечно, «вводить потребителя в заблуждение».

Угроза смешения товарных знаков имеет место, если:

• один товарный знак воспринимается за другой;
• потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, а сходным до степени смешения – если ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. Об этом сказано в п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утв. приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32).

Например, в постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 26.01.2011 по делу № А45-14880/2010 арбитражный суд сравнил наименования «City Fitness» и «City Fit» ФИТНЕС БОЛЬШОГО ГОРОДА. Вывод арбитров таков: данные обозначения не являются сходными до степени смешения. Основной отличительный фактор – различная семантика обозначений и различный ассоциативный ряд, вызываемый при восприятии этих обозначений.

Во многих случаях суды даже не прибегают к помощи экспертов и оценивают сходство средств индивидуализации с позиции рядового потребителя. Иногда им в этом помогают данные специально проведенного социологического опроса.

Следует учитывать, что подобное использование «на грани» может носить как умышленный, так и случайный характер. О наличии умысла целесообразно говорить, когда фирмы предлагают на рынке аналогичные (схожие, однородные) товары (работы, услуги). То есть работают в одном сегменте рынка. Причем о существовании друг друга они могут первое время и не знать.

В таких ситуациях определяющую роль играет так называемое «право первого» и длительность использования средства индивидуализации.

Незаконное использование

Одно из самых распространенных нарушений – неправомерное использование индивидуализирующих средств (как правило, их элементов).

Вообще, при установлении однородности товаров суд принимает во внимание такие обстоятельства:

• род (вид) товаров;
• потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения);
• вид материала, из которого они изготовлены;
• взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров;
• условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть);
• круг потребителей;
• традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Однако не все так просто. С одной стороны, МКТУ вообще не влияет на оценку однородности товаров и услуг. Об этом сказано в ст. 2 Ниццкого соглашения о МКТУ для регистрации знаков от 15.06.1957. С другой стороны, отнесение реализации товаров и оказываемых услуг к различным классам МКТУ само по себе не исключает вероятность того, что суд признает их однородными (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 № 2979/06).

Реестры обозначений

Как было отмечено ранее, закон не обязывает регистрировать коммерческое обозначение. Можно его придумать и использовать по факту. Но в этом случае велика угроза, что кто-нибудь ненароком присвоит вашу идею коммерческого обозначения. Как в этом случае доказать, что коммерческое обозначение принадлежит именно вашей компании? На помощь приходят торгово-промышленные палаты.

Торгово-промышленные палаты (каждая в своем регионе) ведут реестры коммерческих обозначений предприятий и предпринимателей. Они размещены в открытом доступе на сайтах палат. Данные из таких реестров позволяют установить и подтвердить факт использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации бизнеса. Каждому обозначению присваивается номер свидетельства о регистрации. Срок действия свидетельства – один год.

Таким образом, Реестр коммерческих обозначений:

• дает возможность документально подтвердить факт существования и использования своего коммерческого обозначения для определенных видов деятельности. По запросу владельца коммерческого обозначения, административных и судебных органов торговые палаты предоставляют заверенные выписки из реестра;
• помогает приобрести коммерческому обозначению нужную известность. База коммерческих обозначений в Интернете на сайтах палат доступна неограниченному кругу лиц;
• дает возможность проинформировать участников рынка о наличии исключительных прав на коммерческое обозначение. Это существенно снижает риск нарушения права на коммерческое обозначение.

Внести коммерческое обозначение в реестр стоит относительно недорого. На сегодня расценки колеблются в районе 5000 руб. за годовую фиксацию в реестре. Для членов торгово-промышленных палат расценки чуть ниже. Продление и внесение изменений обойдется примерно в 1000 руб.

Чтобы занести коммерческое обозначение в реестр, как правило, нужно оформить заявку на фирменном бланке компании и представить пакет документов. Обычно это стандартный набор:

• копия свидетельства о регистрации компании;
• копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
• изображение заявляемого коммерческого обозначения на бумажном носителе и в электронном виде определенного формата;
• копия платежного поручения или чека об уплате соответствующего тарифа за внесение данных в реестр;
• документы, подтверждающие факт использования коммерческого обозначения (фотографии, бланки, накладные, рекламные материалы и прочее с включенными в них элементами коммерческого обозначения).

Юридическая суть данной процедуры такова: внесение в реестр не влияет на возникновение и охрану исключительного права на конкретное коммерческое обозначение (напомним, что оно возникает и охраняется уже по факту использования коммерческого обозначения). Однако сведения реестра можно использовать как доказательство существования, использования и принадлежности данного коммерческого обозначения к моменту его внесения именно вашей компании.

Но не только торгово-промышленные палаты предлагают подобные услуги. Есть организации, которые ведут (в т.ч. в Интернете) каталоги и реестры коммерческих обозначений, слоганов, девизов, фирменных стилей и пр. Иногда их расценки в разы ниже, чем у торгово-промышленных палат.

В чем же разница?

Фирменное наименование юридического лица имеет следующее внешнее выражение: организационно-правовая форма плюс собственно название (например, ЗАО «Актив», ООО «Пассив»). Этого требует закон (п. 2 ст. 1473 ГК РФ), и отступлений здесь быть не может.

Аналогичных требований к коммерческому обозначению в законе нет. Как правило, это некое графическое изображение с текстом, рисунком, символами, выполненное в едином стиле (дизайне). Проще говоря – изобразительный элемент. С другой стороны, это может быть просто словосочетание.

Но важнее другое: собственное название юридического лица не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (п. 2 ст. 1473 ГК РФ). В то время как в коммерческом обозначении упор, как правило, делается именно на вид деятельности (торговый дом, консалтинговое агентство, клуб любителей (чего-либо) и т. п.).

А вот аналогичный пример, когда коммерческое обозначение входит в фирменное наименование и выступает его неотъемлемой частью.

Коммерческое обозначение обычно фигурирует в самом фирменном наименовании, на вывесках, логотипах, баннерах, счетах, объявлениях, рекламной продукции, товарах и их упаковках, бланках и иной документации. Это лицо бизнеса, с которым сталкивается потребитель (без изучения специальных документов). Коммерческое обозначение помогает потребителям узнать именно вашу компанию среди других, ведущих такой же бизнес.

Несмотря на все различия, как обывателям, так и профессионалам (юристам, рекламщикам и др.) в большинстве случаев затруднительно обнаружить различие: вот это у компании – ее фирменное наименование, а это – коммерческое обозначение. Так или иначе, но для компании главное, чтобы потребители ассоциировали все средства индивидуализации, которые она использует, только с ней.

Все ходы записаны

Роспатент – это то самое ведомство, которое, помимо прочего, аккумулирует информацию о средствах индивидуализации бизнеса (кроме коммерческих обозначений).

Так, на официальном сайте подведомственного Роспатенту Федерального института промышленной собственности (http://www1.fips.ru) размещены:

• Реестр наименований мест происхождения товаров Российской Федерации;
• Реестр общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков;
• Реестр международных товарных знаков;
• Реестр заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания Российской Федерации;
• Реестр заявок на регистрацию наименования места происхождения товара Российской Федерации.
реестр>

Данные реестры открыты для общего бесплатного доступа. Информация в них структурирована по номеру регистрации средства индивидуализации или номеру заявки на регистрацию. Пользователи получают доступ к информации о правовом статусе или состоянии делопроизводства по конкретной заявке.

Например, в Государственный реестр товарных знаков вносятся следующие сведения:

• изображение товарного знака/знака обслуживания;
• сведения о правообладателе (с адресом для переписки и др.);
• номер и дата подачи заявки;
• дата приоритета;
• дата регистрации;
• дата истечения срока регистрации;
• дата официальной публикации;
• классы МКТУ и перечень товаров (работ, услуг), для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак (знак обслуживания);
• дата государственной регистрации;
• другие сведения о регистрации товарного знака и их последующие изменения.

Внесение товарного знака (знака обслуживания, наименования места происхождения товара) в официальный реестр гарантирует компании ее исключительное право на средство индивидуализации. Ей же, в свою очередь, следует уведомлять Роспатент о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации – о наименовании (имени) правообладателя, сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано средство индивидуализации, об изменении его отдельных элементов (не меняющих его сути) и т. п.

Имейте в виду, что начать использовать товарный знак можно сразу после подачи заявки (возникает право приоритета).

Вовсе не обязательно самостоятельно использовать товарные знаки в целях производства и реализации своей продукции. Некоторые компании поступают так: вкладывают деньги в создание и регистрацию новых товарных знаков, а затем предоставляют третьим лицам за плату (роялти) права на их использование с помощью уступки права и лицензионных договоров.